Høyesterett har helt nylig besluttet at ankesaken mellom Findexa AS og Firmakatalogen AS vedrørende bruk av varemerket GULE SIDER skal behandles av Høyesterett. Saken har prinsippiell betydning, og berører særlig friholdelsesbehovet som lagmannsretten la betydelig vekt på under sin behandling av saken. I denne forbindelse vil det bli interessant å se hvordan Høyesterett trekker linjene mellom praksis fra EF-domstolen på dette området, samt Høyesteretts egne uttalelser i God Morgon-saken fra 2002.

Findexa AS, som er et datterselskap av Telenor, tapte nylig en ankesak i Borgarting lagmannsrett mot Firma-Katalogen AS vedrørende eneretten til varemerket GULE SIDER. Saken ble opprinnelig anlagt av Findexa mot Firma-Katalogen som et inngrepssøksmål med krav om erstatning. Firma-Katalogen, representert ved advokat Peter G. Nitter i Advokatfirmaet Schjødt for Borgarting, reiste motsøksmål med påstand om at varemerkeregistreringen skulle kjennes ugyldig. Borgarting lagmannsrett avsa dom 4. januar 2005.

Retten la til grunn at uttrykket gule sider som en beskrivende betegnelse for bransjeinndelte kataloger, går langt tilbake i tid og brukes i mange land. Uttrykket ble først tatt i bruk i Norge på 1970-80 tallet av ulike aktører i katalogbransjen. Telenor Media, nå Findexa, tok uttykket i bruk sammen med Telefonkatalogen først i 1993. Findexa fikk i 2000 registrert varemerkene TELFONKATALOGENS GULE SIDER og GULE SIDER hos Patentstyret. Flere av Telenor Media/Findexas konkurrenter har brukt uttrykket gule sider beskrivende for sine produkter også etter Findexas registrering i 2000, noen også helt frem til i dag.

Findexas registrering ble kjent ugyldig av lagmannsretten. Lagmannsretten fant det ikke dokumentert at GULE SIDER hadde fått tilstrekkelig distinktivt særpreg gjennom innarbeidelse, atskilt fra det registrerte varemerket TELEFONKATALOGENS GULE SIDER, til at registreringen kunne opprettholdes. Lagmannsretten fant heller ikke at merket GULE SIDER isolert er å anses som innarbeidet etter varemerkeloven § 2 per i dag.

Retten la stor vekt på det såkalte friholdelsesbehovet, at betegnelser som beskriver en type produkt skal friholdes til fri benyttelse for alle. I den forbindelse har retten foretatt en grundig gjennom gang av relevant praksis fra EF-domstolen og den såkalte God Morgon-dommen fra Høyesterett fra 2002.

Lagmannsretten kom til at uttrykket har en lang historie som beskrivende betegnelse, og at allmennheten har en interesse i å kunne benytte slike. Retten går dermed bort fra God Morgon-dommens snevre avgrensning av friholdelsesbehovets relevans, basert på senere uttalelser fra EF-domstolen om spørsmålet.

Lagmannsretten konkluderte med at den ikke anser den fremlagte dokumentasjon som tilstrekkelig bevis for at GULE SIDER er innarbeidet som selvstendig særkjennetegn for Findexas produkter, og har i den forbindelse sett hen til det strenge krav til dokumentasjon som må stilles til innarbeidelse av slike beskrivende merker.

Findexa anket avgjørelsen inn for Høyesterett og saken er nå sluppet inn til behandling. Dommen kan forventes å berøre viktige prinsipielle varemerkerettslige spørsmål, og det er mulig at Høyesterett nå vil ta et endelig oppgjør med den kjente og omstridte God Morgon-dommen.

- artikkelforfatter Hanne Strand er advokatfullmektig i Advokatfirmaet Schjødt AS, og arbeider innen immaterialrett og prosedyre.