Utskrift

Instans Høyesterett
Dato 06.12.2005
Referanse 2005/539  Rt. 2005 s. 1601
Parter Findexa AS vs Firmakatalogen AS
Rettsområde Varemerke
Beskrivelse Spørsmål om distinktivitet etter varemerkeloven § 13 første ledd tredje punktum.
Avgjørelsen
Kommentar

Det sentrale punktet i saken var spørsmålet om varemerket på søknadstidspunktet hadde tilstrekkelig distinktivitet. Varemerkeloven § 13 krever at varemerke klart skal kunne skille søkerens varer fra andres og ikke bare gi uttrykk for varens beskaffenheter. I dette ligger et krav om særpreg og at varemerket ikke skal være rent beskrivende.Saken gjaldt særlig det siste punktet, altså at varemerker som er rent beskrivende for varen eller dens egenskaper ikke skal kunne registreres. Saken åpnet dermed for en prinsippiell drøftelse av forholdet mellom behovet for friholdelse, altså at beskrivende kjennetegn ikke kan underlegges enerettigheter som vil medføre en uønsket monopoltilstand, veiet opp mot hensynet til vern om investeringer og arbeide lagt ned i innarbeidelsen av det aktuelle varemerket.Firma-Katalogen la særlig vekt på at betegnelsen "Gule sider" og det tilsvarende engelske begrep "Yellow Pages" er betegnelser som faller inn under friholdelsesprinsippet. Advokat Peter Nitter fra Advokatfirmaet Schjødt representerte Firma-Katalogen, og viste blant annet til at betegnelsen "Yellow Pages" ble tatt i bruk for over 100 år siden i USA.Høyesterett kom under noe tvil frem til at varemerket "Gule sider" på søknadstidspunktet var tilstrekkelig innarbeidet ved tidligere bruk, selv etter de strenge reglene som gjelder for deskriptive varemerker. Varemerket kunne dermed registreres slik Findexa hadde gjort. Det ble deretter konkludert med at Firma-Katalogens bruk av varemerket var urettmessig.Dermed forelå det grunnlag for å pålegge Firma-Katalogen å betale slik lisensavgift som er foreskrevet etter varemerkeloven § 38: "...vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for bruken...". Høyesterett fant at det forelå såvidt tvil rundt de rettslige problemstillinger saken reiste, at ingen av partene ble tilkjent omkostninger.Det er verdt å merke seg at dommen er avsagt under dissens: 4-1. Den dissenterende Høyesterettsdommer Skoghøy fant at registreringen av "Gule sider" som varemerke ikke var gyldig, og at Findexa heller ikke kunne påberope seg innarbeiding av varemerket etter varemerkeloven § 2. Videre legger mindretallet i dommen til grunn at Firma-Katalogen ved sin bruk av uttrykkene "Firma-Katalogens Gule Sider" eller lignende uttrykk handlet i strid med markedsføringsloven § 8a..