JusNytt advokat Halvor Manshaus varemerke EU direktivEF-domstolen har i en nylig avsagt avgjørelse tatt prejudisiell stilling til den såkalte Dysonsaken. Sakens kjerne går på hvorvidt det lot seg gjøre å registrere som varemerke gjennomsiktige beholder som utgjorde en del av det utvendige området på en støvsuger. De engelske myndighetene nektet å registrere varemerkene under henvisning til manglende distinksjon og at varemerkene samtdig var klart deskriptive. EF-domstolen fant at merkene ikke utgjorde varemerker i lovens eller direktivets forstand.

.

Dyson har siden 1993 produsert og markedsført en spesiell type støvsuger uten støvpose. I stedet for støvposen er det installert en en gjennomsiktig plastbeholder som er synlig fra utsiden. I 1996 ble det opprinnelig forsøkt registrert seks varemerker innen klasse 9, som gjelder ulike typer rense- og vaskeprodukter. Fire av disse søknadene ble trukket, slik at det gjensto to søknader som begge gjaldt plastbeholderen montert på støvsugeren.

Søknaden ble avvist av de engelske myndighetene, og saken gikk dermed videre gjennom rettssystemet til the High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division. Det ble der funnet nødvendig å innhente en prejudisiell uttalelse fra EF-domstolen på to punkter:

1.In a situation where an applicant has used a sign (which is not a shape) which consists of a feature which has a function and which forms part of the appearance of a new kind of article, and the applicant has, until the date of application, had a de facto monopoly in such articles, is it sufficient, in order for the sign to have acquired a distinctive character within the meaning of Article 3(3) of [the Directive], that a significant proportion of the relevant public has by the date of application for registration come to associate the relevant goods bearing the sign with the applicant and no other manufacturer?

2. If that is not sufficient, what else is needed in order for the sign to have acquired a distinctive character and, in particular, is it necessary for the person who has used the sign to have promoted it as a trade mark?

Det var på det rene at Dysons varemerker ikke tok sikte på å skulle gjengi en eller flere besteme former, slik at tegninger og beskrivelse av beholderen kun var ment som eksempler på de spesielle beholderne. Målsetningen var med andre ord å registrere den gjennomsiktige beholderen i seg selv som et selvstendig varemerke. Varemerket hadde med andre ord ingen konkret utforming utover å være en beholder for oppsamling av støv på de aktuelle støvsugere. Videre ville varemerket ikke ha noen nærmere angitt farge, ettersom beholderen var gjennomsiktig.  

Det var dermed nærliggende å stille spørsmål ved om varemerket i det hele tatt var av en slik art at det lot seg registrere. For EF-domstolen var problemstillingen om det den hadde kompetanse til å vurdere varemerkene etter varemerkedirektivets artikkel 2, før retten eventuelt kunne gå videre til artikkel 3, som regulerer ulike grunnlag for å avvise eller ugyldiggjøre varemerker. Den prejudisielle henvendelsen fra the High Court gikk direkte på artikkel 3, og både den engelske stat så vel som Dyson anførte at domstolen var avskåret fra å vurdere forholdet opp mot artikkel 2. Temaet hadde vært oppe under den nasjonale behandlingen, og dette var bakgrunnen for at Dyson hadde frafalt fire av de opprinnelige seks søknadene for varemerker.

Domstolen la imidlertid til grunn at rammene for henvendelsen i seg selv ikke prekluderer domstolen fra å uttale seg om tolkningen og anvendelsen av direktivet. Videre fremhever domstolen at artikkel 3 i varemerkedirektivet, som domstolen faktisk var bedt om å uttale seg om, forutsetter at varemerket ikke er i strid med artikkel 2 (avgjørelsens avsnitt 25):

"Moreover, under Article 3(1)(a) of the Directive, signs which cannot constitute a trade mark are not to be registered or if registered are liable to be declared invalid. That provision thus precludes the registration of signs which do not meet the conditions imposed by Article 2 of the Directive, the purpose of which is to define the types of sign of which a trade mark may consist (see, to that effect, Philips, paragraph 38)."

Domstolen fant med andre ord at for å kunne avsi en prejudisiell vurdering av artikkel 3, måtte domstolen først foreta en prejudisiell vurdering av artikkel 2.

Artikkel 2 slår under tittelen "Signs of which a trade mark may consist", fast følgende:

"A trade mark may consist of any sign capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings."

Fra bestemmelsen kan det utledes tre krav til varemerket. Disse kravene følger for øvrig også av varemerkelovens § 1 annet ledd:

  • Varemerket må utgjøre et tegn
  • Varemerket må kunne gjengis grafisk
  • Varemerket må være egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andre virksomheters varer

Fra Kommisjonens side ble det anført at varemerket ikke oppfyllte det første kravet. Dyson ønsket å registrere et konsept, en gjennomsiktig beholder til en støvsuger med en ikke-definert utforming. Ettersom konseptet ikke lot seg beskrive eller oppleves gjennom en eller flere av de fem sansene, ble det anført at varemerket ikke utgjorde et tegn i direktivets forstand.  

Domstolen ga dette synspunktet medhold, men presiserte at begrepet tegn til dels må forstås videre enn bare å omfatte bokstaver eller symboler i snever forstand. Dette fremgår allerede av punkt 7 i fortalen til direktivet, som kort ramser opp eksempler på merker som faller inn under begrepet tegn og som gir en viss margin i forhold til den strenge ordlydstolkning. Domstolen fremholdt videre særlig den viktige fair-play begrensningen som ligger implisitt i vilkårene i artikkel 2 (avgjørelsens avsnitt 34):

"As the Court has held previously, the purpose of that requirement is in particular to prevent the abuse of trade mark law in order to obtain an unfair competitive advantage"

Ved at det ikke var spesifisert noen nærmere formgivning fra Dysons side, ville en registrering av varemerke innebære en enerett til et abstrakt konsept for alle mulige varianter av gjennomsiktige plastbeholdere til støvsugere. Dette ville i realiteten avskjære konkurrentene fra å produsere og tilby slike produkter. Domstolen legger stor vekt på at Dyson ikke i større grad hadde spesifisert, og på den måten snevret inn, varemerkets nærmere innhold. Konklusjonen ble dermed at søknaden fra Dyson gjaldet en ren egenskap ved produktet, og ikke noe "tegn" som sådan.

Saken ble dermed avgjort på dette grunnlag, slik at det ikke lenger var aktuelt å se på artikkel 3:

"Accordingly, the answer to be given to the national court must be that Article 2 of the Directive is to be interpreted as meaning that the subject-matter of an application for trade mark registration, such as that lodged in the main proceedings, which relates to all the conceivable shapes of a transparent bin or collection chamber forming part of the external surface of a vacuum cleaner, is not a ‘sign’ within the meaning of that provision and therefore is not capable of constituting a trade mark within the meaning thereof."

Domstolen svarte dermed ikke på det spørsmålet som faktisk forelå til uttalelse fra the High Court, men fra avgjørelsen kan det klart leses at domstolen er restriktiv når det gjelder å akseptere ikke-spesifiserte varemerker, ettersom innehaverne av slike varemerke ville kunne oppnå en urettmessig konkurransefordel. I dette ligger samtidig at domstolen er forsiktig med å tildele varemerkerettigheter når dette vil medføre en enerett til å utnytte teknologi eller tekniske løsninger som loven forutsetter skal vernes under eksisterende regler om designregistrering eller alminnelig patentering. Det skal altså ikke videre kunne la seg gjøre å oppnå en eksklusiv rettiget som vil fortrenge en praktisk eller teknisk løsning fra å bli alminnelig utnyttet når denne alene forsøkes hjemlet i et varemerke.